Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature

Merkenrecht – verwarringsgevaar

Merkenrecht – verwarringsgevaar

Art. 2.20 lid 1 BVIE luidt als volgt:
“1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:
(…)
b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;
c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
(…)”

Ingevolge art. 1 van de Merkenrichtlijn (Richtlijn 2008/95/EG) dient bij de beoordeling van de vraag of sprake is van merkinbreuk op de in art. 2.20 lid 1, aanhef en sub b en sub c BVIE genoemde gronden de rechtspraak van het HvJEU over de overeenkomstige bepalingen in die richtlijn, respectievelijk de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) Nr. 207/2009) in acht te worden genomen.
de rechtspraak van het HvJEU

In zijn arrest van 18 juli 2013, zaak C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, NJ 2013/527 (Specsavers) heeft het HvJEU zijn rechtspraak over de inbreukgronden “sub b” en “sub c” als volgt samengevat:
“34. Wat in de eerste plaats de beoordeling van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, van Verordening nr. 207/2009 betreft , zij herinnerd aan de vaste rechtspraak dat het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie met name de arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. p. I-6191, punt 22; 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. p. I-8551, punt 27, en 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. p. I-4529, punt 34).
35. Het hof heeft eveneens meermaals geoordeeld dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die ervan uitgaat, waarbij met name rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De wijze waarop de gemiddelde consument de betrokken waren of diensten waarneemt, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let hij niet op de verschillende details ervan (zie met name de reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23; Medion, punt 28, en BHIM/Shaker, punt 35.)
36. Voorts volgt uit de rechtspraak van het Hof dat het gevaar voor verwarring toeneemt naarmate het onderscheidend vermogen groter is. Aldus genieten merken die hetzij intrinsiek, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen (arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. p. I-5507, punt 18).
(…)
39. Wat in de tweede plaats de beoordeling van het uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk getrokken ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van Verordening nr. 2007/2009 betreft, moet eveneens een globale beoordeling worden verricht waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval waaronder met name de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk, de mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren of diensten zijn gerelateerd. Wat de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk betreft, heeft het Hof ook geoordeeld dat een inbreuk gemakkelijker zal worden vastgesteld naarmate het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk groter zijn (zie arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. p. I-5185, punt 44)”

In HvJEU 27 november 2008, zaak C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, NJ 2009/575 (Intel)) is uitgemaakt dat van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk slechts sprake kan zijn wanneer een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze niet (.

Uitsluitend indien in geen enkel opzicht overeenstemming bestaat tussen het ingeroepen merk en het beweerd inbreuk makende teken kan een beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar (sub b) of verband (sub c) achterwege blijven. Echter indien merk en teken daarentegen een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken, het betrokken publiek merk en teken met elkaar kan verwarren of een verband tussen beide legt, op grond van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of reputatie van het merk. (Zie HvJEU 2 september 2010, zaak C-254/09, ECLI:EU:C:2010:488 (Calvin Klein) en 24 maart 2011, zaak C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177 (Ferrero))

Deel dit verhaal:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op