Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature

Auteursrecht merkenrecht – toelichting aan de hand van vonnis

Auteursrecht merkenrecht advocaat. In navolgende uitspraak van de rechtbank Den Haag wordt besproken: Auteursrecht, Merkenrecht (Benelux en Gemeenschap), inbreuk, adword, metatag, verwording tot soortnaam en depot te kwader trouw. Mocht u omtrent inbreuk op auteursrecht vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze auteursrecht advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Korte samenvatting

Een tekening of model wordt alleen wordt beschermd indien en voor zover dit nieuw is en een eigen karakter heeft (artikel 4 lid 1 GModVo en artikel 3.1 lid 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)). Een tekening of model wordt als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of van voorrang (bij een ingeschreven Gemeenschaps- of Beneluxmodel) of de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld (bij een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel). Het publiek bestaat uit ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Modellen worden geacht identiek te zijn indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen (artikel 5 GModVo en artikel 3.3 lid 1 BVIE). Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de eerdergenoemde datum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (artikel 6 GModVo en artikel 3.3 lid 2 BVIE). Onder het begrip ‘geïnformeerde gebruiker’ dient te worden te worden verstaan een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door persoonlijke ervaring, hetzij door kennis van de betrokken sector. 7

In artikel 3.16 lid 1 BVIE is bepaald dat de beschermingsomvang van het Beneluxmodel elk model omvat dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het ingeschreven model dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekt. Ook volgens artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens lid 2 van dat artikel wordt bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming van het Gemeenschapsmodel rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Bij het vaststellen van de beschermingsomvang is de afstand tussen het model en het vormgevingserfgoed van belang. 8 De geïnformeerde gebruiker zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken. 9

Ingevolge artikel 3.1 van het BVIE wordt het uiterlijk van een voortbrengsel afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan.

Om als auteursrechtelijk werk beschermd te kunnen zijn, is vereist dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. De keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Voorts geldt dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt.10 Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om ‘een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk’.11 Of aan voornoemde maatstaf is voldaan, dient beoordeeld te worden naar de situatie op het moment waarop het voortbrengsel tot stand is gebracht.

Ingevolge artikel 2.28 lid 3 sub b jo 2.4 sub f BVIE kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen van een Beneluxmerk dat te kwader trouw is gedeponeerd. De in artikel 2.4 sub f BVIE genoemde twee gevallen waarin sprake is van kwade trouw zijn niet limitatief. Ook in andere gevallen kan sprake zijn van kwade trouw. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van kwade trouw dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk.12

Het is vaste rechtspraak van het HvJEU dat wanneer een derde gebruik maakt van een adword dat gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, de merkhouder dit gebruik slechts kan verbieden wanneer het een van de functies van het merk kan aantasten. Van een aantasting van de primaire functie, de herkomstaanduidingsfunctie, is in een situatie als deze sprake wanneer het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de verschenen advertentie onmogelijk of moeilijk is te achterhalen of de aangeboden waren of diensten van de merkhouder of van een derde afkomstig zijn.15

Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing is vereist dat er door navolging van een product nodeloos verwarring bij het publiek wordt gesticht. Als de vormgeving van een product wordt nagevolgd, is voor onrechtmatige slaafse nabootsing voorts vereist dat het nagevolgde product een eigen plaats in de markt (onderscheidend vermogen) heeft. Het gaat daarbij om de eigen plaats op de markt op het moment waarop het vermeend onrechtmatig handelen is aangevangen.

Voor het gedeelte van de procedures dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: IE-deel) is artikel 1019h Rv van toepassing, voor het overige deel (slaafse nabootsing, misleiding en onrechtmatig handelen) zal het liquidatietarief worden toegepast.

Vonnis

RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Zittingsplaats Den Haag

(…)
2 De feiten

2.1.
Eiser is een in 2010 opgerichte in meerdere landen opererende onderneming die zich bezighoudt met het ontwerp en de productie en verhandeling van sieraden en modeaccessoires.

2.2.
Eiser brengt sinds september 2009 de hieronder weergegeven leren riemen en sinds november 2009 ook de armbanden in diverse kleuren (waaronder gebroken wit, crème, diverse tinten bruin, grijs, zwart en koeienhuid) op de markt (hierna inclusief de in 2.3 genoemde drukkers: de Eiser producten).

2.3.
De producten van Eiser kenmerken zich doordat daarop verschillende drukkers kunnen worden geplaatst. Deze drukkers, door Eiser aangeduid als “het merk”s of “het merk” drukkers, zijn aan de bovenzijde voorzien van een decoratie uitgevoerd in bijvoorbeeld metaal, steen of keramiek, vaak met een uitheems karakter. Eiser biedt ongeveer 275 verschillende drukkers aan.

2.4.
Eiser is houdster van de volgende modelregistraties:
– het onder nummer 38243-01 ingeschreven Beneluxmodel voor een riem (hierna: Bx-model brede riem), gedeponeerd op 3 augustus 2009 en ingeschreven op 7 mei 2010, dat de hieronder weergegeven afbeeldingen bevat;

– het onder nummer 38243-02 ingeschreven Beneluxmodel voor een drukknoop (hierna: Bx-model drukker), eveneens gedeponeerd op 3 augustus 2009 en ingeschreven op 7 mei 2010, dat de hieronder weergegeven afbeeldingen bevat;

– het op 15 december 2010 aangevraagde en onder nummer 001250088-0001 geregistreerde Gemeenschapsmodel voor een riem (hierna: G-model brede riem), dat de hieronder weergegeven afbeeldingen bevat;

– het op 15 december 2010 aangevraagde en onder nummer 001259378-0001 geregistreerde Gemeenschapsmodel (hierna: het G-model enkele armband) voor armbanden en versieringen voor lederwaren, dat de hieronder weergegeven afbeelding bevat;

2.5.
Eiser is houdster van de volgende “Eiser” merkregistraties (hierna: de EISER merken):
– het Beneluxwoordmerk EISER, gedeponeerd op 29 november 2007 en ingeschreven op 7 april 2008 onder nummer 0836297, voor waren in de klassen 14 (onder meer voor sieraden), 18 (onder meer voor tassen, koffers en portemonnees), en 25 (onder meer voor ceinturen, riemen, kledingstukken en schoeisel);
– het Gemeenschapswoordmerk EISER, gedeponeerd op 3 november 2009 en geregistreerd op 1 juni 2010 onder nummer 008659641, in de klassen 14, 18 en 25 voor vergelijkbare waren als hiervoor vermeld;

2.6.
Eiser is tevens houdster van de volgende ““het merk”” merkregistraties (hierna: “HET MERK”):
– het Beneluxwoordmerk “HET MERK”, gedeponeerd op 29 december 2011 en ingeschreven op 7 maart 2014 onder nummer 1239138, voor waren in de klassen 14 (onder meer voor sieraden, versierselen voor riemen van edele metalen en sierspelden), 18 (onder meer voor (kunst)leder en daaruit vervaardigde producten en paraplu’s), 25 (onder meer voor kleding en schoeisel), en 26 (onder meer voor knopen, drukknopen en versierselen voor hoeden, schoeisel en kleding (niet van edelen metalen) en gespen voor ceinturen);
– het Beneluxwoordmerk “HET MERK”, gedeponeerd op 22 maart 2013 en ingeschreven op 26 maart 2013 onder nummer 0935137, voor waren in klassen 14 en 26 (vergelijkbaar met de waren vermeld bij voornoemd “HET MERK” merk) en diensten in klasse 35 (onder meer voor detailhandeldiensten, alsmede assistentie inzake commerciële zaken bij het verhandelen van sieraden, horloges en drukknopen);
– het Gemeenschapswoordmerk “HET MERK”, gedeponeerd op 22 maart 2013 en geregistreerd op 22 augustus 2013 onder nummer 011681525, voor waren en diensten zoals hiervoor genoemd in de klassen 14, 26 en 35;
– de internationale merkregistratie voor het woordmerk “HET MERK”, geregistreerd op 28 juni 2012 onder nummer 1142072, voor waren en diensten zoals hiervoor genoemd in de klassen 14, 18, 25 en 26, met bescherming voor Australië, de Europese Unie, Noorwegen, Turkije, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland.

2.7.
Gedaagde is opgericht in mei 2013.

2.8.
Gedaagde is via postorder en internet actief in de detailhandel op het gebied van kleding en modeartikelen. Zij exploiteert een webshop en gebruikt daarvoor de website www.gedaagde.nl, waarop onder meer als ““het merk” sieraden” aangeduide producten worden aangeboden. Het gaat daarbij onder meer om riemen en armbanden waar drukkers op kunnen worden geplaatst, op dezelfde wijze als bij de hierboven besproken Eiser producten. Hieronder is een aantal van de door Gedaagde aangeboden producten weergegeven (hierna: de Gedaagde producten). Gedaagde biedt in ieder geval de Gedaagde enkele armband aan in diverse kleuren waaronder kastanjebruin, rotan gevlochten, zwart, paars, camel bruin, grijs, wit craquelé en koeienhuid bruin.

2.9.
Gedaagde is houdster van het Beneluxwoordmerk “HET MERK”, op 5 december 2011 geregistreerd onder nummer 0911873 voor waren en diensten in de klassen 14 (sieraden), 26 (drukknopen) en 35 (reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten). Zij was voorts – tot de vernietiging op 10 december 2014, zie hierna 2.12 – houdster van het Gemeenschapswoordmerk “HET MERK”, op 28 juni 2012 geregistreerd onder nummer 010542447 voor waren en diensten in de klassen 14, 26 en 35. Voordien stonden deze merken op naam van [naam] .

2.10.
Bij brief van 14 december 2011 is Gedaagde door Eiser aangeschreven. Eiser wijst in die brief op haar armbanden, riemen en drukkers en de daarop rustende auteurs- en modelrechten en verzoekt Gedaagde te verklaren dat zij de inbreuk, die Gedaagde volgens haar maakt door de verhandeling van nagenoeg identieke producten, zal staken. In een reactie per email van 21 december 2011 laat Gedaagde weten dat zij niet aan het verzoek zal voldoen omdat er volgens haar geen sprake is van inbreuk. Het verzoek van Eiser wordt bij brief van 12 januari 2012 herhaald.

2.11.
Bij brief van 20 februari 2014 is Gedaagde door Eiser opnieuw aangeschreven en gesommeerd de inbreuk op haar auteurs-, model- en merkrechten en de slaafse nabootsing te staken, de inbreukmakende producten te (laten) vernietigen en de door Gedaagde te kwader trouw geregistreerde merken door te halen. Gedaagde heeft op de sommatiebrief niet gereageerd.

2.12.
Bij beslissing van 10 december 2014 heeft de Cancellation Division van het Harmonisatiebureau voor de interne markt (hierna: CD/OHIM) het Gemeenschapsmerk “HET MERK” van Gedaagde nietig verklaard, op grond van de bevinding dat het merk te kwader trouw was aangevraagd.

2.13.
Eiser heeft de volgende advertentie van Gedaagde overgelegd:

2.14.
Eiser heeft onder meer de volgende pagina van de website www.gedaagde.nl overgelegd:
Op een andere pagina staat voorts:
“Gedaagde is een online sieraden winkel met goedkope (…) armbanden, “het merk”s drukkers die passen op armbanden van Eiser Amsterdam, (…)”

2.15.
Eiser heeft afbeeldingen overgelegd van armbanden die recent in de markt verkrijgbaar waren, uitgevoerd in leer en andere materialen, zoals zilver, goud of touw. Een aantal van de leren armbanden, met en zonder beslag, wordt hieronder weergegeven.

2.16.
Eiser heeft afbeeldingen van personaliseerbare armbanden in het geding gebracht van recente datum waarvan een aantal hieronder is weergegeven.

2.17.
Eiser heeft afbeeldingen in het geding gebracht van de website www.bijouxonlineshop.nl (van oktober 2014) met armbanden die gepersonaliseerd kunnen worden middels drukkers.

3 Het geschil
in conventie

3.1.
Eiser vordert in conventie – samengevat – na eiswijziging ter zitting dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Gedaagde beveelt en/of veroordeelt
i. i) het inbreukmakende c.q. onrechtmatige handelen te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het vervaardigen, in voorraad hebben, im- en exporteren, te koop aanbieden, verkopen en leveren van sieraden en accessoires die inbreuk maken op de model- en auteursrechten van Eiser, dan wel daarvan een slaafse nabootsing vormen;
ii) de merkinbreuk op de “HET MERK” merken van Eiser in de gehele Europese Unie, althans in de Benelux, te staken en gestaakt te houden;
iii) (het gebruik van) Google Adword keywords en metatags in de gehele Europese Unie, althans in de Benelux, te staken en gestaakt te houden;
iv) de misleidende zoekresultaten die verschijnen op de website www.gedaagde.nl na invoering in de zoekfunctie op die website van zoektermen die geheel, of gedeeltelijk bestaan uit de EISER merken en/of deze bevatten, te staken en gestaakt te houden;
v) een door een registeraccountant gecertificeerde verklaring te verstrekken over productie, voorraad, verkoop, prijsinformatie en winstgegevens met betrekking tot de inbreukmakende producten;
vii) inbreukmakende producten te vernietigen;
viii) op de Europese Unie gerichte (reclame)materialen waarin inbreukmakende producten worden aangeboden of getoond te vernietigen, dan wel van de website www.gedaagde.nl te verwijderen;
ix) al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst, de verhandeling en de distributiekanalen van inbreukmakende producten aan de advocaten van Eiser mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan hen te verstrekken,
x) een rectificatie te plaatsen op haar website;
xi) aan Eiser te vergoeden alle door Eiser als gevolg van het inbreukmakend, althans onrechtmatig handelen van Gedaagde geleden schade, nader op te maken bij staat, dan wel de winst die Gedaagde heeft behaald met enige handelsactiviteit gerelateerd aan de inbreukmakende producten (waaronder, maar niet beperkt tot, de verkoop van de inbreukmakende producten);
xii) tot betaling van een dwangsom voor iedere dag dat zij in strijd handelt met de onder i) tot en met xi) geformuleerde bevelen;
xiii) het Beneluxwoordmerk “HET MERK” (registratienummer 0911873, registratiedatum 5 december 2011) nietig verklaart;
met veroordeling van Gedaagde in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv1.

3.2.
Eiser legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de Eiser producten model- en auteursrechtelijk zijn beschermd. Zij stelt dat Eiser auteursrechthebbende is op (i) de drukker als geheel inclusief de zelfontworpen dessins, (ii) de Eiser enkele en dubbele armband en (iii) de Eiser smalle en brede riem, al dan niet met daarop een specifieke combinatie van drukkers. Eiser stelt daartoe dat de Eiser producten door haar eigen werknemers dan wel door freelance medewerkers (wat de drukkers betreft) zijn ontworpen. Die laatsten hebben de auteursrechten overgedragen aan Eiser. Eiser heeft ontwerptekeningen van de riemen en armbanden overgelegd uit de periode september 2009. Eiser stelt dat de Gedaagde producten inbreuk maken op haar model- en auteursrechten. Gezien de eigen positie die de Eiser producten hebben verworven op de markt voor armbanden en riemen en het feit dat verwarring is te duchten bij het publiek vormen de Gedaagde producten ook een onrechtmatige slaafse nabootsing van de Eiser producten. Eiser lijdt hierdoor schade onder meer bestaand uit aantasting van het exclusieve karakter van de Eiser producten en van de reputatie van Eiser en gederfde winst.

3.3.
Eiser onderscheidt in het G-model enkele armband de volgende karakteristieke kenmerken:
1. een smalle armband;
2. met drie drukkers (“holle zijdes”) in het midden van de armband;
• waarbij de drukkers zijn opgesteld in een 3×1 opstelling;
• waarbij de afstand tussen de drukkers telkens gelijk is en steeds circa de breedte van een halve drukker beslaat;
– waarbij tussen de drukkers en de rand van de armband nog een kleine strook leder zichtbaar is; met twee kleinere (sluitings)drukkers aan het ene uiteinde (“bolle zijde”) en (het aangezicht van de achterzijde van) twee (sluitings)drukkers aan het andere uiteinde.

3.4.
De voorgaande karakteristieke kenmerken gelden ook voor het auteursrecht op de Eiser enkele armband en daaraan kunnen de volgende kenmerken worden toegevoegd:
de breedte van de Eiser enkele armband is circa 2 centimeter;
het materiaal van de armband is leder;
het aangezicht van de achterzijde van drie drukkers in het midden van de armband, zichtbaar aan de achterzijde van de armband;
het aangezicht van de achterzijde van twee kleinere (sluitings)drukkers aan het ene uiteinde en twee kleinere (sluitings)drukkers aan het andere uiteinde (“holle zijde”).

3.5.
Eiser onderscheidt in het Bx-model drukker de navolgende karakteristieke
kenmerken:
1. een klein, rond drukknoopje;
2. met aan de onderzijde een onderstel (““het merk”kuipje”) met een drukker (“bolle zijde”);
3. aan de bovenzijde voorzien van een individueel karakteristiek ontwerp (““het merk”dessin”);
• dat de gehele drukker beslaat;
• dat afwijkend is qua kleur- en materiaalgebruik van de onderzijde van de drukker.

3.6.
Eiser heeft in het volgende overzicht uiteengezet welke drukkers van Gedaagde volgens haar inbreuk maken op welke auteursrechtelijke beschermde drukkers van Eiser:

3.7.
Wat betreft de merkenrechtelijke vorderingen voert Eiser aan dat het Beneluxwoordmerk “HET MERK” van Gedaagde te kwader trouw is gedeponeerd ex artikel 2.28 lid 3 sub b BVIE2 jo artikel 2.4 sub f BVIE. Volgens Eiser was Gedaagde ervan op de hoogte dat Eiser een overstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze reeds gebruikte. Bovendien is sprake van onrechtmatig handelen door het zich toe-eigenen van een door de concurrent gevoerd merk waardoor deze concurrent benadeeld wordt. Eiser heeft de grondslag van haar eis voorwaardelijk vermeerderd inhoudende dat, wanneer de “HET MERK” merken van Eiser vervallen zouden dienen te worden verklaard voor de waar “drukkers”, ook het “HET MERK” merk van Gedaagde vervallen dient te worden verklaard voor de waar “drukkers”.

3.8.
Voorts levert het gebruik door Gedaagde van het identieke teken ““het merk”” ter aanduiding van identieke waren namelijk drukkers en sieraden merkinbreuk op ex artikel 2.20 lid 1 sub a t/m c BVIE en artikel 9 lid 1 sub a t/m c GMVo 3.

3.9.
Ook is sprake van merkinbreuk op, althans maakt Gedaagde op onrechtmatige wijze gebruik van, de EISER merken als zogenaamde “adwords” bij de advertentiedienst Google Adwords en als zoekterm op de website www.gedaagde.nl en van de EISER en “HET MERK” merken in zogenaamde “metatags” op de website . Gedaagde heeft de zoekterm “Eiser namaak” als adword gebruikt waarna de advertentie verschijnt opgenomen in 2.13. Als metatag gebruikt zij de tekens ‘“het merk”s’ en ‘Eiser’. Er is sprake van merkinbreuk omdat niet zomaar “drukkers passend op een Eiser armband” worden aangeboden maar inbreukmakende producten.

3.10.
Tot slot legt Eiser aan haar vorderingen ten grondslag dat Gedaagde nog op andere wijze onrechtmatig c.q. misleidend handelt in de zin van artikel 6:194 onder b BW 4. Bij het invoeren van de term ‘Eiser’ op de website www.gedaagde.nl worden in de zoekresultaten niet producten van Eiser getoond maar namaakproducten.
in reconventie

3.11.
In reconventie vordert Gedaagde – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de “HET MERK” merken van Eiser nietig, dan wel vervallen verklaart en de doorhaling van deze merken beveelt, met veroordeling van Eiser in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.12.
Gedaagde legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Eiser de aanduiding ‘“het merk”’ nooit als merk heeft gebruikt maar slechts als aanduiding voor de drukker. ‘“het merk”’ betekent brokje of stukje en is beschrijvend. Als al sprake zou zijn van enige merkenrechtelijke bescherming dan is dit merk inmiddels verworden tot soortnaam. Gedaagde vordert dan ook de nietigverklaring respectievelijk vervallenverklaring van de “HET MERK” merken op basis van de artikelen 2.26 lid 2 sub b en 2.28 lid 1 sub d BVIE, respectievelijk de artikelen 51 lid 1 sub b en 52 lid 1 sub a GMVo.

3.13.
Partijen voeren over en weer, in conventie en in reconventie, gemotiveerd verweer.

3.14.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in conventie

Bevoegdheid

4.1.
Nu Gedaagde gevestigd is in Nederland, is de rechtbank zowel bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Eiser die zijn gebaseerd op haar Gemeenschapsmodellen krachtens het bepaalde in de artikelen 80 en 81 aanhef en onder a en 82 lid 1 van de GModVo 5 in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen, als van de vorderingen gebaseerd op haar Gemeenschapsmerken en internationale merkregistratie met gelding in de Europese Unie krachtens artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

4.2.
De rechtbank is internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen die zijn gebaseerd op de Beneluxmerken en -modellen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE omdat de gestelde inbreuk op Beneluxmodellen en Beneluxmerken van Eiser plaatsvindt mede in dit arrondissement. Voor zover moet worden aangenomen dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo (oud) 6 prevaleert boven artikel 4.6 BVIE bestaat internationale bevoegdheid op grond van artikel 2 EEX-Vo (oud). De relatieve bevoegdheid volgt in dat geval uit artikel 4.6 lid 1 BVIE dan wel uit artikel 102 Rv.

4.3.
Wat betreft de gevorderde nietigheid van het Beneluxmerk “HET MERK” van Gedaagde, geldt dat die vordering verknocht te achten is aan de hiervoor genoemde vorderingen zodat de rechtbank ook uit dien hoofde bevoegdheid toekomt.

4.4.
Tot slot is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Eiser voor zover gebaseerd op auteursrechten en onrechtmatige daad reeds bij gebreke van een betwisting van die bevoegdheid.

Beoordelingskader modelrecht en auteursrecht

4.5.
De rechtbank stelt voorop dat een tekening of model alleen wordt beschermd indien en voor zover dit nieuw is en een eigen karakter heeft (artikel 4 lid 1 GModVo en artikel 3.1 lid 1 BVIE). Een tekening of model wordt als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of van voorrang (bij een ingeschreven Gemeenschaps- of Beneluxmodel) of de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld (bij een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel). Het publiek bestaat uit ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Modellen worden geacht identiek te zijn indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen (artikel 5 GModVo en artikel 3.3 lid 1 BVIE). Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de eerdergenoemde datum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (artikel 6 GModVo en artikel 3.3 lid 2 BVIE). Onder het begrip ‘geïnformeerde gebruiker’ dient te worden te worden verstaan een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door persoonlijke ervaring, hetzij door kennis van de betrokken sector. 7

4.6.
In artikel 3.16 lid 1 BVIE is bepaald dat de beschermingsomvang van het Beneluxmodel elk model omvat dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het ingeschreven model dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekt. Ook volgens artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens lid 2 van dat artikel wordt bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming van het Gemeenschapsmodel rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Bij het vaststellen van de beschermingsomvang is de afstand tussen het model en het vormgevingserfgoed van belang. 8 De geïnformeerde gebruiker zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken. 9

4.7.
Om als auteursrechtelijk werk beschermd te kunnen zijn, is vereist dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. De keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Voorts geldt dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt.10 Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om ‘een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk’.11 Of aan voornoemde maatstaf is voldaan, dient beoordeeld te worden naar de situatie op het moment waarop het voortbrengsel tot stand is gebracht.

4.8.
Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de “werktoets” beantwoordt.
Dubbele armband, brede riem en smalle riem

4.9.
Gedaagde heeft tijdens de comparitie van partijen bevestigd geen verweer te voeren tegen de stellingen van Eiser dat de Gedaagde brede riem inbreuk maakt op het Bx-model brede riem en het G-model brede riem en dat de Gedaagde dubbele armband, de Gedaagde brede riem en de Gedaagde smalle riem inbreuk maken op de auteursrechten van Eiser op de Eiser dubbele armband, de Eiser brede riem en de Eiser smalle riem. Zodoende staat die inbreuk vast.
Enkele armband

4.10.
Gedaagde voert aan (i) dat de Gedaagde enkele armband met toestemming van Eiser op de markt wordt gebracht zodat de rechten van Eiser zijn uitgeput. Voorts bestrijdt zij (ii) dat het G-model enkele armband geldig is en dat de Gedaagde enkele armbanden daarop inbreuk maken en (iii) dat Eiser auteursrecht heeft op de enkele armband en dat de Gedaagde enkele armbanden daarop inbreuk maken.

4.11.
De verweren van Gedaagde falen. Naar het oordeel van de rechtbank maakt de Gedaagde enkele armband inbreuk op het modelrecht van Eiser. Een en ander zal hierna worden toegelicht.
– geen uitputting

4.12.
Het primaire verweer van Gedaagde is dat de enkele armbanden met toestemming van Eiser op de markt zijn gebracht, zodat de rechten van Eiser op die enkele armbanden zijn uitgeput en zij niet kan optreden tegen verdere verhandeling daarvan door Gedaagde. Gedaagde stelt daartoe dat zij al haar armbanden afneemt van de heer [X] handelend onder de naam Sieraden die op 7 februari 2014 een schikking heeft getroffen met Eiser op grond waarvan zij deze armbanden mag blijven verhandelen.

4.13.
Dit verweer faalt. Ten eerste blijkt uit de door Gedaagde overgelegde documenten niet dat zij na genoemde schikking enkele armbanden van Allround Sieraden heeft afgenomen. De door haar overgelegde facturen van Allround Sieraden zien op de jaren 2012 en 2013 en dateren dus van vóór de gestelde schikking. Uit die facturen kan ook niet worden opgemaakt welke producten Allround Sieraden aan Gedaagde heeft geleverd omdat enkel omschrijvingen als ‘armband’, ‘hanger’, of ‘riem’ worden gebruikt. Ten tweede is Sieraden na februari 2014 gestopt met zijn webshop, zo heeft Eiser onweersproken gesteld. Facturen van na februari 2014 heeft ook Gedaagde niet overgelegd. Ten derde blijkt uit de overgelegde schikkingsovereenkomst niet dat Allround Sieraden afspraken heeft gemaakt over het verhandelen van de enkele armband (wel zijn afspraken gemaakt over staking van het verhandelen van drukkers, de dubbele armband en de smalle en de brede riem). Eiser heeft verklaard dat [X] en zij het niet eens zijn geworden over concrete afspraken over de enkele armband omdat [X] overwoog om ofwel met de verhandeling daarvan te stoppen dan wel om aanpassingen door te voeren om meer afstand te nemen tot de Eiser enkele armband met drukkers, zonder echter die aanpassingen te willen specificeren. Gedaagde heeft dit niet weersproken. Anders dan Gedaagde stelt, is er op grond van de schikking tussen Eiser en Allround Sieraden dan ook geen sprake van uitputting wat betreft door Allround Sieraden in het verleden verkochte dan wel in de toekomst te verkopen enkele armbanden.

– inbreuk G-model enkele armband

4.14.
Gedaagde betwist de rechtsgeldigheid van het G-model enkele armband maar heeft dit Gemeenschapsmodel niet met een reconventionele vordering tot nietigverklaring aangevochten. Dit betekent dat de rechtbank ingevolge artikel 85 lid 1 GModVo heeft uit te gaan van de geldigheid van dit Gemeenschapsmodel. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat het G-model enkele armband nieuw is en een eigen karakter heeft, hetgeen Eiser overigens ook gemotiveerd heeft gesteld. Daarbij zal de rechtbank eveneens uitgaan van de niet, althans onvoldoende gemotiveerd, bestreden kenmerken als hiervoor vermeld in 3.3.

4.15.
Vervolgens is de vraag of de Gedaagde enkele armbanden (zie 2.8, welk model Gedaagde in aldaar genoemde kleuren verhandelt) daarop inbreuk maken. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. Er zijn wel enkele verschillen aan te wijzen, zoals Gedaagde aanvoert. Op de modelinschrijving is een rood stukje van de letter ‘O’ van Eiser zichtbaar, terwijl de armbanden van Gedaagde dat niet hebben. Op de sluiting bij de modelregistratie staan letters (die echter op de afbeelding niet te lezen zijn) terwijl de sluitingen van de Gedaagde enkele armband glad zijn. Tot slot zijn de uiteinden van de Gedaagde enkele armbanden rond afgesneden terwijl die uiteinden in het G-model enkele armband recht zijn afgewerkt. Daarnaast zijn er vele treffende overeenkomsten. De enkele armbanden van Gedaagde zijn – net als de armband in de modelregistratie – smal en voorzien van drie drukkers (“holle zijdes”), die in het midden van de armband zijn geplaatst (kenmerken a en b). De drukkers zijn zowel bij Gedaagde als in de registratie in een 3×1 opstelling geplaatst. De grootte van de drukkers ten opzichte van de band is nagenoeg identiek. Datzelfde geldt voor de afstand tussen de drukkers en het strookje leder dat tussen de drukkers en de rand van de armband zit (kenmerk b). Net als bij de modelregistratie bevat het uiteinde van de Gedaagde enkele armband twee kleine drukkers (kenmerk c). De geringe verschillen vallen zodanig in het niet bij de vele overeenkomsten dat naar het oordeel van de rechtbank de algemene indruk die de Gedaagde enkele armband wekt bij de geïnformeerde gebruiker, die door partijen enkel als consument is aangeduid, nagenoeg gelijk is aan die van het G-model enkele armband, ongeacht de kleur van de Gedaagde enkele armband. Dit geldt niet voor de in gevlochten rotan uitgevoerde Gedaagde enkele armband die wel een andere algemene indruk wekt dan het G-model.

– inbreuk auteursrecht enkele armband

4.16.
Gelet op het voorgaande komt de rechtbank niet meer toe aan de door Eiser ook nog gestelde en door Gedaagde betwiste inbreuk op de auteursrechten van Eiser op de enkele armband. Dat Eiser een afzonderlijk belang heeft bij beoordeling van deze grondslag voor haar verbodsvordering als inbreuk op het modelrecht wordt vastgesteld, is door Eiser niet gesteld.

Drukkers

4.17.
Gedaagde bestrijdt (i) dat het Bx-model drukker geldig is en dat de door Gedaagde gebruikte drukkers daarop inbreuk maken en (ii) dat de Eiser individuele drukkers (inclusief dessin) auteursrechtelijk zijn beschermd en dat de drukkers van Gedaagde daar inbreuk op maken.

– inbreuk Bx-model drukker

4.18.
Gedaagde motiveert haar verweer met de stelling dat het model niet nieuw is en eigen karakter ontbeert. Voorts voert zij aan dat onduidelijk is voor welke vorm bescherming wordt geclaimd. Tot slot stelt Gedaagde dat de drukkers van Gedaagde een andere indruk wekken zodat geen sprake is van inbreuk.

4.19.
Daargelaten of het Bx-model drukker geldig is, slaagt het verweer dat de drukkers van Gedaagde geen inbreuk maken op dat model. Allereerst geldt dat de door Eiser geclaimde karakteristieke kenmerken (opgenomen in 3.5) niet ieder zijn af te leiden uit de afbeeldingen van de modelinschrijving (opgenomen in 2.4). Van het ““het merk”kuipje” dat door Eiser als kenmerk b wordt genoemd, ontbreekt een afbeelding in de modelregistratie. Bij de beoordeling van de gestelde inbreuk zal dat kenmerk derhalve buiten beschouwing blijven. Verder volgt niet uit de modelinschrijving dat voor het dessin zoals afgebeeld geen bescherming wordt geclaimd maar slechts voor het kenmerk “aan de bovenzijde voorzien van een individueel karakteristiek ontwerp” (““het merk”dessin”) (kenmerk c). De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat niet slechts de vorm van de drukker maar ook het afgebeelde dessin onderdeel uitmaakt van het model. Dat dit dessin, dat een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het model, door Gedaagde is overgenomen in een of meerdere van haar drukkers heeft Eiser niet gesteld. De drukkers van Gedaagde wekken dan ook niet dezelfde algemene indruk als het Bx-model drukker. Van inbreuk op het Bx-model drukker is zodoende geen sprake.

– inbreuk auteursrecht drukkers

4.20.
Gedaagde bestrijdt (onder meer) dat de Eiser individuele drukkers auteursrechtelijk zijn beschermd. Het verweer van Gedaagde slaagt.

4.21.
Eiser claimt auteursrecht op de drukkers als geheel, inclusief de daarop aangebrachte dessins. Eiser heeft niet toegelicht of en zo ja welke auteursrechtelijke trekken zij in de vormgeving van de drukker onderscheidt. Ook heeft zij niet gesteld dat het gaat om dezelfde kenmerkende trekken die zij in het Bx-model drukker heeft aangewezen. De rechtbank laat zodoende de vormgeving van de drukker als zodanig verder buiten beschouwing.

4.22.
Hoe dan ook is het dessin dat nagenoeg de volledige bovenzijde van de drukker beslaat het meest in het oog springende element van die drukker, zeker als de drukker is aangebracht op een armband of riem. Niet in geschil is dat de diverse dessins op de drukkers van Eiser afgeleid zijn van (duizenden jaren oude) bestaande uitheemse tekens en/of symbolen dan wel van voortbrengselen uit de natuur zoals bijvoorbeeld parelmoer. Gedaagde heeft terecht aangevoerd dat trekken in de dessins die zo dicht mogelijk aansluiten bij bestaande tekens en/of symbolen dan wel bij de natuurlijke verschijningsvorm van een bepaald object oorspronkelijk karakter ontberen. Dat deze tekens en symbolen op zodanig specifieke wijze zijn uitgevoerd dat sprake is van ontwerpkeuzes bij de toepassing daarvan heeft Eiser niet onderbouwd gesteld. Wel heeft zij aangevoerd dat bij het ontwerp van de drukkers keuzes zijn gemaakt ten aanzien van het gebruikte materiaal en de kleurstelling. Zonder deugdelijke motivering (die evenwel ontbreekt), kan niet worden aangenomen dat de keuzes voor materiaal en kleurstelling van de dessins in de afzonderlijke drukkers oorspronkelijk zijn. Welke materialen zijn gebruikt en waarom die keuze creatief is, heeft Eiser niet toegelicht. Hoewel Eiser moet worden toegegeven dat de dessins ook in andere kleuren hadden kunnen worden uitgevoerd, kunnen de keuzes die zijn gemaakt voor toepassing van bepaalde kleuren niet anders dan als banaal worden gekenschetst. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van de kleuren (rosé)goud en zilver voor sieraden met dessins van uitheemse symbolen of het gebruik van de kleuren rood en crème voor een rozendessin niet creatief of verrassend te noemen.

4.23.
Hoewel ook de selectie en combinatie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen een auteursrechtelijk beschermd werk kan opleveren, zoals hiervoor ook is overwogen, baat dat Eiser in het onderhavige geval niet. De hiervoor besproken kenmerken van de afzonderlijke dessins (het gebruikte teken of symbool, het materiaal en de kleur) zijn deels niet oorspronkelijk en deels zo banaal dat in de afzonderlijke elementen noch in de combinatie ervan, een persoonlijk stempel van de maker is te onderkennen.
Gecombineerde werken van de enkele armband met drie drukkers

4.24.
De stelling van Eiser dat ook sprake is van auteursrechtinbreuk op de in de dagvaarding vermelde (drie verschillende) gecombineerde werken van een enkele armband met drie drukkers, faalt. De drukkers zijn hiervoor immers niet auteursrechtelijk beschermd geoordeeld en Eiser heeft niet onderbouwd gesteld dat door de combinatie van drie op zich zelf niet auteursrechtelijk beschermde drukkers en een enkele armband het geheel als een auteursrechtelijk beschermd werk dient te worden beschouwd.

Slaafse nabootsing en anderszins onrechtmatig handelen

4.25.
Voor zover de op het model- en auteursrecht gebaseerde vorderingen zullen worden toegewezen, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat Eiser belang heeft bij haar op slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen. Die vorderingen zijn namelijk gericht op dezelfde handeling, te weten het verhandelen van de enkele en dubbele armband en smalle en brede riem, die al op grond van inbreuk op het modelrecht respectievelijk het auteursrecht zal worden verboden.

4.26.
Wat betreft de afzonderlijke drukkers en de enkele armband gecombineerd met drie drukkers heeft Eiser wel belang bij de beoordeling van haar op slaafse nabootsing gebaseerde vordering.

4.27.
Gedaagde bestrijdt dat sprake is van onrechtmatig slaafs nabootsen van genoemde producten van Eiser omdat genoemde producten van Eiser geen eigen gezicht in de markt hebben.

4.28.
Het verweer van Gedaagde slaagt. Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing is vereist dat er door navolging van een product nodeloos verwarring bij het publiek wordt gesticht. Als de vormgeving van een product wordt nagevolgd, is voor onrechtmatige slaafse nabootsing voorts vereist dat het nagevolgde product een eigen plaats in de markt (onderscheidend vermogen) heeft. Het gaat daarbij om de eigen plaats op de markt op het moment waarop het vermeend onrechtmatig handelen is aangevangen. In dit geval is dat, zoals Eiser onweersproken heeft gesteld, 14 december 2011 zijnde de datum waarop Eiser Gedaagde voor het eerst heeft gesommeerd.

4.29.
Eiser stelt dat haar producten, waaronder zo vat de rechtbank de stelling van Eiser op de afzonderlijke Eiser drukkers en de drie genoemde exemplaren van een enkele armband gecombineerd met drie drukkers, begin december 2011 een eigen gezicht op de markt hadden omdat zij zowel de armbanden als de bijpassende drukkers als eerste heeft ontworpen en verhandeld en vergelijkbare producten op dat moment niet door andere werden verkocht. Nu Gedaagde dit betwist met de stelling dat de markt op dat moment al was vergeven van vergelijkbare producten, had het op de weg van Eiser gelegen, hetgeen zij heeft nagelaten, nader te onderbouwen dat haar producten, meer specifiek de afzonderlijke drukkers en de drie exemplaren van een enkele armband met drie drukkers die thans de inzet van deze procedure zijn, begin december 2011 een eigen gezicht hadden in de markt. Die nadere onderbouwing kan niet worden gevonden in de door Eiser overgelegde afbeeldingen van armbanden, waaronder personaliseerbare armbanden (hiervoor opgenomen in 2.15, 2.16 en 2.17) omdat deze afbeeldingen, zoals Eiser desgevraagd ter zitting heeft verklaard van recentere datum zijn, namelijk van kort voor de zitting. Daarmee faalt het beroep op slaafse nabootsing.

EISER en “HET MERK” merken

4.30.
Voor de beoordeling van de vorderingen van Eiser die zijn gebaseerd op haar EISER en “HET MERK” merken, is de uitkomst in de reconventie van belang. In reconventie komt de rechtbank tot de conclusie dat de “HET MERK” merken van Eiser voor wat betreft de ingeschreven waar “drukknoop” zijn verworden tot soortnaam en partieel, uitsluitend voor wat betreft die waar, vervallen worden verklaard (zie 5.15).

– “HET MERK” merk van Gedaagde te kwader trouw gedeponeerd

4.31.
Gedaagde betwist dat het depot van het Beneluxmerk “HET MERK” door haar te kwader trouw is verricht. Zij voert daartoe aan dat de aanduiding ‘“het merk”’ onderscheidend vermogen mist en dat Eiser deze niet als merk maar beschrijvend gebruikt.

4.32.
Ingevolge artikel 2.28 lid 3 sub b jo 2.4 sub f BVIE kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen van een Beneluxmerk dat te kwader trouw is gedeponeerd. De in artikel 2.4 sub f BVIE genoemde twee gevallen waarin sprake is van kwade trouw zijn niet limitatief. Ook in andere gevallen kan sprake zijn van kwade trouw. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van kwade trouw dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk.12

4.33.
Het verweer van Gedaagde faalt. Niet in geschil is dat Gedaagde bij het indienen van haar merkdepot op de hoogte was van het gebruik door Eiser van de aanduiding ‘“het merk”’ voor soortgelijke waren of diensten als waarvoor Gedaagde haar merk heeft gedeponeerd. Het lag voor de hand dat Eiser op basis van dat gebruik bezwaar zou (kunnen) hebben tegen het depot, ook al had Eiser op dat moment zelf nog geen “HET MERK” merk gedeponeerd (het eerste merk is een paar weken na het depot van Gedaagde gedeponeerd).

4.34.
De stelling van Gedaagde dat haar depot desalniettemin niet te kwader trouw zou zijn omdat het teken ‘“het merk”’ dat Eiser op dat moment gebruikte onderscheidend vermogen miste, wordt door de rechtbank verworpen. Zelfs indien de stelling van Gedaagde juist zou zijn, hetgeen door Eiser wordt betwist en waarvan de rechtbank in reconventie heeft overwogen dat zulks onvoldoende is komen vast te staan (zie 5.4), verklaart dit immers niet welk gerechtvaardigd belang Gedaagde zou hebben bij het depot van dat in haar ogen niet onderscheidende teken waarvan zij wist dat Eiser dat teken gebruikte. Daarbij neemt de rechtbank voorts in aanmerking dat de stelling van Gedaagde in reconventie dat de “HET MERK” merken inmiddels tot soortnaam zijn geworden slaagt, maar uitsluitend ten aanzien van de inschrijving voor de waar ‘drukkers’ en niet voor wat betreft de overige waren en diensten waarvoor de “HET MERK” merken zijn ingeschreven. Voor die waren en diensten gelden de “HET MERK” merken van Eiser onverkort. Dat betekent dat Eiser nog steeds belang heeft bij de door haar gevorderde nietigverklaring.

4.35.
Gelet op het voorgaande is het depot door Gedaagde naar het oordeel van de rechtbank te kwader trouw te achten en komt haar merk voor nietigverklaring in aanmerking. Nu Gedaagde anders dan aangekondigd bij conclusie van antwoord haar merk nog niet zelf voor de waar ‘drukkers’ heeft doorgehaald, zal de nietigverklaring zien op het gehele Beneluxmerk. De rechtbank komt zodoende aan de voorwaardelijke eisvermeerdering van Eiser niet toe (3.7).

– Inbreuk op “HET MERK” merken van Eiser

4.36.
Gedaagde betwist dat zij inbreuk heeft gemaakt op de “HET MERK” merken van Eiser. Zij voert daartoe enkel aan dat Eiser geen beroep toekomt op haar “HET MERK” merken gelet op de in reconventie gevorderde nietig- dan wel vervallenverklaring van die merken.

4.37.
Het verweer van Gedaagde faalt. In reconventie zullen de “HET MERK” merken vervallen worden verklaard maar uitsluitend voor de waren ‘drukkers’. Zodoende komt Eiser nog immer een beroep toe op haar “HET MERK” merken voor de overige waren en diensten waarvoor deze zijn geregistreerd.

4.38.
Eiser heeft aan haar stelling van merkinbreuk ten grondslag gelegd dat Gedaagde het teken ‘“het merk”’ gebruikt ter aanduiding van haar speciale drukkers en van sieraden en heeft ter onderbouwing daarvan verwezen naar haar producties 9 en 16. Dat Gedaagde het teken ‘“het merk”’ niet alleen heeft gebruikt ter aanduiding van haar drukkers (aangeduid als ‘“het merk”s drukkers’) maar in ruime zin op haar website ter aanduiding van door haar aangeboden sieraden bijvoorbeeld met aanduidingen als ‘“het merk” sieraden’, ‘“het merk” armband’, ‘“het merk” kettingen hangers’ en ‘“het merk” ringen’ is door Gedaagde niet betwist (zie 2.14).

4.39.
Gelet op voornoemd gebruik door Gedaagde van het teken ‘“het merk”’ dat identiek is aan de “HET MERK” merken voor de waar ‘sieraden’ waarvoor de “HET MERK” merken zijn geregistreerd (ook na de partiële vervallenverklaring in reconventie) in het economisch verkeer zonder toestemming van Eiser is sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE en artikel 9 lid 1 sub a GMVo.
4.40.
Gebruik van het teken ‘“het merk”’ specifiek voor drukkers valt daarbuiten. Dat een drukker beschouwd moet worden als soortgelijk aan sieraden en op die grond nog inbreuk zou kunnen vormen in de zin van de sub b en c bepalingen is door Eiser niet aangevoerd.
– het gebruik van EISER en “HET MERK” merken als adword, als metatag en als zoekterm op

de website

4.41.
Gedaagde betwist niet dat zij ‘Eiser’ als adword 13, metatag 14 en zoekterm en
‘“het merk”(s)’ als metatag heeft gebruikt.

4.42.
Tussen partijen is niet in geschil dat dit gebruik in het economisch verkeer oplevert in de zin van de artikelen 2.20 BVIE en 9 GMVo. Wel heeft Gedaagde gemotiveerd betwist, onder verwijzing naar een toelichting op de website van Google over de standaardoptie ‘breed zoeken’ over Googles adword advertentiedienst, dat zij ‘Eiser namaak’ als adword heeft gebruikt. Eiser heeft op dit punt geen nadere motivering gegeven voor haar stelling dat zulks wel het geval is. De rechtbank gaat er op grond van de toelichting van Gedaagde op dit punt dan ook vanuit dat, anders dan Eiser heeft gesteld, het verschijnen van de advertentie van Gedaagde na het intoetsen van ‘Eiser namaak’ als zoekterm in de internetzoekmachine niet het gevolg is van het gebruik van die combinatie van tekens als adword maar enkel van het gebruik van ‘Eiser’ als adword. Reeds het intoetsen van die zoekterm in de internetzoekmachine zorgt dan voor voor het verschijnen van de advertentie van Gedaagde ongeacht de toevoeging ‘namaak’.

4.43.
Gedaagde betwist dat sprake is van merkinbreuk. Zij voert daartoe aan dat het gebruik van die tekens geoorloofd is nu zij niet de indruk wekt dat er sprake is van een economische band tussen Eiser en Gedaagde. Het verweer van Gedaagde slaagt voor wat betreft het gebruik van het teken ‘Eiser’ als adword, metatag en zoekterm.

4.44.
Het is vaste rechtspraak van het HvJEU dat wanneer een derde gebruik maakt van een adword dat gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, de merkhouder dit gebruik slechts kan verbieden wanneer het een van de functies van het merk kan aantasten. Van een aantasting van de primaire functie, de herkomstaanduidingsfunctie, is in een situatie als deze sprake wanneer het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de verschenen advertentie onmogelijk of moeilijk is te achterhalen of de aangeboden waren of diensten van de merkhouder of van een derde afkomstig zijn.15

4.45.
Of gebruik van het adword ‘Eiser’ moet worden beschouwd als het gebruik van een teken dat identiek is aan het merk voor identieke waren dan wel voor soortgelijke waren heeft Eiser niet gesteld. In beide gevallen levert dit naar het oordeel van de rechtbank geen merkinbreuk op.

4.46.
Als sprake is van gebruik voor identieke waren, dan is al geen sprake van inbreuk omdat de herkomstaanduidingsfunctie van de EISER merken, zoals hiervoor bedoeld, door dat gebruik niet wordt aangetast. Naar het oordeel van de rechtbank is de advertentie die verschijnt na het intoetsen van het adword voldoende duidelijk in die zin dat het de internetgebruiker niet onmogelijk of moeilijk te achterhalen is dat de geadverteerde diensten van Gedaagde afkomstig zijn. De advertentie start met de tekst ‘Goedkope “het merk”s online’ gevolgd door vermelding van de website www.gedaagde.nl waaraan wordt toegevoegd de zin ‘Deze “het merk”s (drukkers) passen ook op de Eiser riemen en armbanden’. Daarmee maakt de advertentietekst voldoende duidelijk dat Gedaagde ‘“het merk”s (drukkers’) aanbiedt die compatibel zijn met die van Eiser en dus niet van Eiser afkomstig zijn.

4.47.
Voor beide gevallen (identieke dan wel soortgelijke waren) doet Gedaagde voorts terecht een beroep op artikel 2.23 lid 1 BVIE en artikel 12 GMVo ook wel de Gillette leer genoemd 16. Zij gebruikt het adword ‘Eiser’ gelet op de advertentiekst die verschijnt ter aanduiding van de bestemming van haar waar. Anders dan Eiser aanvoert, is in deze context voldaan aan het vereiste ‘eerlijk gebruik in handel en nijverheid’. De drukkers van Gedaagde zijn hiervoor immers niet inbreukmakend geoordeeld en de “HET MERK” merken van Eiser zijn vervallen voor de waar drukkers. Het gebruik van de term ‘“het merk”s’ voor drukkers en de verwijzing naar de drukkers van Gedaagde is in deze context dan ook niet oneerlijk te achten. In dat geval kan Eiser niet haar EISER merken inroepen indien Gedaagde dit teken gebruikt om aan te duiden dat haar product compatibel is met de producten van Eiser. Dit verweer gaat ook op voor het gebruik van ‘Eiser’ als metatag. Daar waar Gedaagde op haar website verwijst naar Eiser doet zij dat ter aanduiding van de compatibiliteit van haar drukkers met de producten van Eiser. Ook gaat dit verweer op voor het gebruik van de zoekterm ‘Eiser’ op de website. Bij het intypen van de zoekterm komt een overzicht van Gedaagdes drukkers naar voren waarvoor hetzelfde geldt als hiervoor overwogen.

4.48.
Het verweer van Gedaagde faalt evenwel voor wat betreft gebruik van het teken ‘“het merk”(s)’ als metatag. Het gebruik van het teken ‘“het merk”’ op de website van Gedaagde waar dat wordt gebruikt voor sieraden (niet zijnde drukkers) is inbreukmakend, zoals hiervoor is geoordeeld (4.39). Gelet daarop is van de situatie als bedoeld in de artikelen 2.23 lid 1 BVIE en 12 GMVo in dit geval geen sprake en kan Eiser haar merkrechten wel tegen Gedaagde inroepen. In die situatie is wel sprake van merkinbreuk.
Onrechtmatige dan wel misleidende zoekterm

4.49.
Voor zover Eiser nog aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd dat Gedaagde jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld dan wel dat sprake is van misleiding in de zin van artikel 6:914 onder b BW door gebruik van de zoekterm ‘Eiser’ op haar website, overweegt de rechtbank dat Eiser deze grondslag niet heeft onderbouwd anders dan met de hiervoor reeds besproken en verworpen stelling dat sprake is van inbreuk op haar EISER merken.

Vorderingen

4.50.
Gelet op het voorgaande wordt het gevorderde inbreukverbod op het G-model brede riem en het G-model enkele armband toegewezen voor de Europese Unie als nader in het dictum bepaald. Daarbij geldt dat de Gedaagde enkele armband in de uitvoering gevlochten rotan niet onder dit verbod valt. Dat Eiser afzonderlijk belang heeft bij toewijzing van het verbod op inbreuk op Bx-model brede riem heeft zij niet gesteld.

4.51.
Het gevorderde inbreukverbod op grond van de auteursrechten op de Eiser dubbele armband en smalle riem wordt toegewezen voor Nederland als nader in het dictum bepaald. Eiser heeft weliswaar aangevoerd dat de werktoets door het arrest Infopaq I (hiervoor vermeld) Europees is geharmoniseerd maar dat zulks ook geldt voor de inbreukmaatstaf en dat inbreuk kan worden vastgesteld voor de gehele Europese Unie heeft zij niet onderbouwd aangevoerd. Het gevorderde verbod voor de Europese Unie wordt zodoende niet toegewezen. Dat Eiser afzonderlijk belang heeft bij toewijzing van het verbod op inbreuk op auteursrecht op de brede riem naast toewijzing van het inbreukverbod op grond van G-model brede riem heeft zij niet gesteld.

4.52.
Het gevorderde inbreukverbod op het Gemeenschapswoordmerk “HET MERK” wordt toegewezen voor de Europese Unie als nader in het dictum bepaald. Dit verbod ziet niet op gebruik van het teken ‘“het merk”’ voor drukkers. Afzonderlijk belang bij toewijzing van het verbod op grond van haar internationale “HET MERK” merk heeft Eiser niet aangevoerd.

4.53.
Als gevolg van de toe te wijzen inbreukverboden dient Gedaagde ook het aanbieden van de Gedaagde enkele armband, dubbele armband, smalle riem en brede riem te staken, ook op haar website www.gedaagde.nl en in andere marketingmaterialen, alsmede het inbreukmakend geoordeelde gebruik van het teken ‘“het merk”’. Bij een apart bevel aan Gedaagde om die uitingen te staken heeft Eiser dan ook geen belang.

4.54.
Het te kwader trouw door Gedaagde gedeponeerde Beneluxmerk “HET MERK” (met nummer 0911873) zal nietig worden verklaard en Gedaagde zal worden bevolen dit merk te laten doorhalen.

4.55.
Het is aannemelijk dat Eiser door de inbreuken schade heeft geleden. De winstafdracht- en schadevergoedingsvordering nader op te maken bij staat zijn toewijsbaar in ‘en/of’ vorm onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief ten uitvoer worden gelegd.

4.56.
In het licht van de hiervoor vastgestelde inbreuk en het recht op schadevergoeding is de vordering tot het doen van opgave van aantallen inbreukmakende producten, in- en verkoopprijzen, voorraadgegevens, de winst en gegevens van de producen(ten) en distributeurs eveneens toewijsbaar. Dat Eiser reeds zou beschikken over de retailprijzen, zoals Gedaagde heeft gesteld, is onvoldoende grond om het gevorderde af te wijzen. De gevorderde accountantscontrole over de opgave is niet weersproken en eveneens toewijsbaar. De termijn voor het doen van opgave wordt verlengd en de opgave wordt beperkt tot de periode vanaf 14 december 2011 (zijnde de datum van de eerste sommatie, een eerdere datum van inbreuk is niet aangevoerd door Eiser).

4.57.
De gevorderde recall van professionele afnemers zal worden toegewezen. Het verweer van Gedaagde dat zij enkel aan consumenten levert, wordt verworpen nu zij dit op geen enkele wijze heeft gemotiveerd. Ook de gevorderde vernietiging van de nog in voorraad gehouden inbreukmakende producten alsmede van de middels de recall aan Gedaagde geretourneerde producten is toewijsbaar.

4.58.
De gevorderde rectificatie zal worden toegewezen als nader in het dictum bepaald.

4.59.
De gevorderde dwangsommen zijn toewijsbaar maar zullen worden beperkt en gemaximeerd.

Proceskosten

4.60.
Gedaagde zal in conventie als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Eiser maakt aanspraak op een kostenvergoeding op grond van artikel 1019h Rv en heeft daartoe specificaties in het geding gebracht ter hoogte van in totaal € 48.211,45. Gedaagde heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van dit bedrag, stellende dat dit buitensporig hoog is, met name gelet op het feit dat veel van de kosten zijn toe te rekenen aan werkzaamheden die in het kader van eerdere procedures zijn verricht en dus niet voor vergoeding in deze procedure in aanmerking komen.

4.61.
Voor het gedeelte van de procedures dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: IE-deel) is artikel 1019h Rv van toepassing, voor het overige deel (slaafse nabootsing, misleiding en onrechtmatig handelen) zal het liquidatietarief worden toegepast. Nu partijen zich daar niet over hebben uitgelaten schat de rechtbank de kosten die zijn besteed aan het IE-deel van de procedure op 90%. De rechtbank stelt vast dat gelet op de Indicatietarieven in IE-zaken voor een niet-eenvoudige bodemprocedure als de onderhavige een bedrag van € 25.000,- als redelijk en evenredig wordt aangemerkt. Daarvan kan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven worden afgeweken, maar Eiser heeft niet toegelicht waarom in dit geval een aanzienlijke overschrijding van de indicatietarieven als redelijk en evenredig moet worden aangemerkt. De kosten aan de zijde van Eiser worden begroot op € 22.500,- (90% x € 25.000,-) vermeerderd met € 113,- (10% x 2,5 punt x tarief € 452,-) aan salaris advocaat en met € 608,- aan griffierecht en € 86,76 aan explootkosten, in totaal derhalve op € 23.307,76.

5 De beoordeling in reconventie

Bevoegdheid

5.1.
De rechtbank is ingevolge de artikelen 4.6 lid 4 BVIE en 96 aanhef en onder d GMVo bevoegd te oordelen over de in reconventie gevorderde nietigverklaring dan wel vervallenverklaring van de “HET MERK” merken van Eiser voor zover die gelden voor de Benelux en voor de Europese Gemeenschap. De rechtbank is onbevoegd kennis te nemen van die vordering voor wat betreft het internationale “HET MERK” merk met nummer 1142072 voor zover dat geldt voor Noorwegen en Zwitserland op grond van artikel 22, sub 4, van het EVEX II-verdrag 17 omdat het gerecht van de lidstaat waar deponering heeft plaatsgevonden ter zake exclusief bevoegd is. De rechtbank is ook onbevoegd voor zover dat internationale merk is ingeschreven in de niet EEX/EVEX-staten Turkije, Australië en de VS op grond van analoge toepassing van de hiervoor vermelde bepaling en artikel 22 lid 4 EEX Vo (oud) dan wel van een soortgelijke internationale bevoegdheidsregeling in het commune IPR .18
“HET MERK” merken deels verworden tot soortnaam

5.2.

Gedaagde stelt dat de “HET MERK” merken uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden en zodoende nietig verklaard dienen te worden als bedoeld in artikel 2.11 lid 1 sub d BVIE jo 2.28 lid 1 sub d BVIE (die zijn gebaseerd op artikel 3 lid 1 sub c Merkenrichtlijn 19) en artikel 7 lid 1 sub d jo 52 lid 1 sub a GMVo. Ook stelt Gedaagde dat die merken door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn verworden tot soortnaam en vervallen dienen te worden verklaard als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 onder b BVIE (gebaseerd op artikel 12 lid 2 sub a Merkenrichtlijn) en artikel 51 lid 1 onder b GMVo.

5.3.
Niet in geschil is dat “het merk” in de Engelse taal ‘brokje’ of ‘stukje’ betekent.

5.4.
Dat ‘“het merk”’ ten tijde van de inschrijving van de “HET MERK” merken (reeds) de gebruikelijke benaming was (geworden) voor een ‘drukknoop’ en de “HET MERK” merken zodoende (partieel) nietig verklaard dienen te worden (op grond van de hiervoor eerstgenoemde bepalingen), is onvoldoende vast komen te staan. Naar het oordeel van de rechtbank is echter wel vast komen te staan dat de “HET MERK” merken inmiddels door toedoen of nalaten van Eiser tot de in de handel gebruikelijke benaming zijn geworden voor drukknopen op lifestyle/mode artikelen en de merken dienen zodoende partieel vervallen te worden verklaard voor wat betreft de waar ‘drukknoop’ in klasse 26 op grond van de hiervoor genoemde bepalingen. Dit wordt hierna toegelicht.

– gebruikelijke benaming

5.5.
In navolging van het HvJEU in het Kornspitz-arrest 20 stelt de rechtbank voorop dat de vraag of een merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst als bedoeld in artikel 12 lid 2 sub a Merkenrichtlijn, niet enkel moet worden beoordeeld in het licht van de wijze waarop consumenten en eindverbruikers het waarnemen, maar ook – naargelang de kenmerken van de betrokken markt – rekening houdend met de wijze waarop beroepsbeoefenaars, zoals verkopers, het waarnemen. De perceptie van consumenten of eindverbruikers is echter over het algemeen doorslaggevend (r.o. 28, 29 en 30). De beoordeling vindt ex nunc plaats met inachtneming van de ten tijde van het geschil geldende omstandigheden. Van belang is derhalve het gebruik van de aanduiding ‘“het merk”’ voor een drukknoop voorafgaand aan en ten tijde van deze procedure.

5.6.
Gedaagde stelt dat de aanduiding ‘“het merk”’ in de perceptie van de consument de gebruikelijke benaming is (geworden) voor drukkers op lifestyle/mode artikelen. Uit de door Gedaagde in het geding gebrachte stukken (producties 23, 24, 28, 32) blijkt dat de naam ‘“het merk”’ door vele aanbieders wordt gebruikt ter aanduiding van drukkers voor op sieraden en andere accessoires. Het gaat daarmee niet alleen om aanbiedingen via websites met een .nl domeinnaam gericht op Nederland, maar ook om vele websites gericht op bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland of Italië. Dat gebruik door aanbieders kleurt de perceptie van de consument die met dat gebruik wordt geconfronteerd. Dat de consument een andere benaming zou gebruiken dan de aanbieders is gesteld noch gebleken.

5.7.
Gedaagde stelt voorts terecht dat Eiser de aanduiding ‘“het merk”’ zelf niet steeds eenduidig als herkomstaanduiding (heeft) gebruikt. Eiser maakt het de consument op haar website niet consequent duidelijk dat “HET MERK” een geregistreerd merk is en wie de houder is. Zo stond er (in 2013) onder meer op de website van Eiser (productie 2A Eiser): ‘Samen bedachten ze de bijzondere lijn zelf samen te stellen accessoires en “het merk”s: EISER’. Ook in interviews en reclame voor producten van Eiser werden de drukkers aangeduid als ‘“het merk”’ zonder duidelijk te maken dat het een herkomstaanduiding betreft (productie 6 Eiser). Inmiddels is de website wel wat verhelderd en gebruikt Eiser bij de aanduiding ‘“het merk”’ veelal het ® teken. Dat gebruik is evenwel niet consequent. Eiser adverteerde in een maandblad in januari-februari 2015 in een advertorial nog met de tekst “De “het merk” (buttons) die de accessoires van EISER-Amsterdam versieren, hebben elk hun eigen betekenis.” (productie 33 Gedaagde).

5.8.
Dat er naast ‘“het merk”’ door aanbieders ook andere benamingen worden gebruikt voor drukkers zoals ‘clicks’, ‘drukkers’ en ‘buttons’, zoals Eiser gemotiveerd heeft aangevoerd (productie 29) maakt dat niet anders.

5.9.
De rechtbank is dan ook van oordeel dat de aanduiding ‘“het merk”’ de gebruikelijke benaming is geworden voor drukkers op lifestyle/mode artikelen.

– door toedoen of nalaten van de merkhouder

5.10.
De rechtbank stelt voorop dat het bedoelde nalaten elk verzuim omvat waardoor de merkhouder onvoldoende erop toeziet dat zijn merk onderscheidend vermogen behoudt.

5.11.
Met Eiser is de rechtbank van oordeel dat niet tegen èlk gebruik van een merk handhavend opgetreden behoeft te worden, maar van de merkhouder mag wel een naar omstandigheden redelijke inspanning worden verwacht om te voorkomen dat zijn merk tot soortnaam verwordt. Ook is een merkhouder niet gehouden een generieke naam te verschaffen die marktpartijen kunnen gebruiken ter aanduiding van zijn producten. Dat in het geval van de onder de naam ‘“het merk”’ op de markt gebrachte drukkers geen generieke benaming voorhanden was, bracht wel het risico mee dat de door de eerste aanbieder gebruikte aanduiding door derden als soortnaam zou worden opgevat. In die omstandigheden zijn de handhavingsinspanningen van de merkhouder van extra belang.

5.12.
Eiser heeft sommatiebrieven overgelegd waarin zij diverse partijen aanschrijft op het gebruik van de aanduiding ‘“het merk”’ (productie 32).

5.13.
Naar het oordeel van de rechtbank heeft Eiser met de hiervoor genoemde handhavingshandelingen onvoldoende gedaan om te spreken van een in dit verband redelijkerwijs te verwachten handhavingsinspanning. Gesteld noch gebleken is dat Eiser enige andere serieuze handhavingshandelingen heeft verricht dan de hiervoor genoemde. Deze sommatiebrieven dateren grotendeels van na het instellen van de eis in reconventie. Gelet op de hoeveelheid en de aard van door Gedaagde in het geding gebrachte voorbeelden van gebruik van ‘“het merk”’ als soortnaam, had van de merkhouder eerder een actievere handhaving jegens derden mogen worden verwacht. De sommatiebrieven zijn slechts gericht aan een beperkt aantal concurrerende aanbieders. Anderen die ‘“het merk”’ als soortnaam gebruikten, zijn in het geheel niet aangesproken.

5.14.
Daarbij weegt ook mee, zoals Gedaagde terecht heeft aangevoerd, dat Eiser zelf niet consequent gebruik heeft gemaakt van de aanduiding ‘“het merk”’ als merk. Dat kan haar uiteraard worden aangerekend. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat voldaan is aan het vereiste ‘door toedoen of nalaten van de merkhouder’.

5.15.
De slotsom is dan ook dat de “HET MERK” merken van Eiser voor wat betreft de ingeschreven waar ‘drukknoop’ zijn verworden tot soortnaam en partieel, uitsluitend voor wat betreft die waar, vervallen moeten worden verklaard. Dat zulks ook zou moeten gelden voor de overige waren en diensten waarvoor de “HET MERK” merken zijn geregistreerd, heeft Gedaagde onvoldoende onderbouwd gesteld.

Proceskosten
5.16.
Nu beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank aanleiding de kosten in reconventie te compenseren.

6 De beslissing

De rechtbank

in conventie

6.1.
beveelt Gedaagde om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel brede riem (001250088-0001) en het Gemeenschapsmodel enkele armband (001259378-0001) van Eiser in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;
6.2.
beveelt Gedaagde om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van Eiser op haar dubbele armband en smalle riem in Nederland te staken en gestaakt te houden;
6.3.
beveelt Gedaagde om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapswoordmerk “HET MERK” (011681525) van Eiser in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;
6.4.
beveelt Gedaagde om binnen 15 werkdagen na betekening van dit vonnis haar professionele afnemers bij brief en e-mail te verzoeken de reeds geleverde Gedaagde enkele armbanden, dubbele armbanden, smalle riemen en brede riemen terug te sturen en om een kopie van al deze brieven en e-mails binnen 2 werkdagen na verzending daarvan aan de advocaten van EISER te zenden;
6.5.
beveelt Gedaagde om binnen 3 maanden na betekening van dit vonnis, op eigen kosten, aan de advocaten van EISER een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:
a. de totale hoeveelheid Gedaagde enkele armbanden, dubbele armbanden, smalle riemen en brede riemen die Gedaagde vanaf 14 december 2011 heeft geproduceerd, heeft besteld, in voorraad heeft en/of heeft verkocht in de Europese Unie;
de inkoop-, kost- en verkoopprijs van de Gedaagde enkele armbanden, dubbele armbanden, smalle riemen en brede riemen die Gedaagde vanaf 14 december 2011 heeft betaald en/of gerekend; en
het totaalbedrag aan bruto- en nettowinst dat Gedaagde heeft behaald vanaf 14 december 2011 ten gevolge van de verkoop van de Gedaagde enkele armbanden, dubbele armbanden, smalle riemen en brede riemen;
6.6.
beveelt Gedaagde om op eigen kosten in het bijzijn van een deurwaarder (i) binnen 15 werkdagen na betekening van dit vonnis de resterende voorraad Gedaagde enkele armbanden, dubbele armbanden, smalle riemen en brede riemen te (doen) vernietigen, en (ii) binnen 3 maanden na betekening van dit vonnis alle na de recall geretourneerde Gedaagde enkele armbanden, dubbele armbanden, smalle riemen en brede riemen te (doen) vernietigen, en binnen 14 werkdagen na de betreffende vernietiging een kopie van het in het kader hiervan door de deurwaarder opgemaakte en ondertekende rapport aan de advocaten van EISER te verstrekken;
6.7.
beveelt Gedaagde binnen 15 werkdagen na betekening van dit vonnis al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de Gedaagde enkele armband, dubbele armband, smalle riem en brede riem, aan de advocaten van EISER mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan hen te verstrekken;
6.8.
beveelt Gedaagde om binnen 3 werkdagen na betekening van dit vonnis op haar website www.gedaagde.nl en alle subsites (“landensites”) hiervan, gedurende vier weken onafgebroken de volgende tekst te plaatsen, volledig zichtbaar bij opening van de website, zonder dat de bezoeker daarvoor dient te scrollen, in een goed leesbaar zwart lettertype met lettergrootte 12, op een neutrale, contrasterende achtergrond, conform goed drukkersgebruik, het logo van Gedaagde bevattend, niet voorzien van enige aanvulling, wijziging of commentaar:
Voor wat betreft de website(s) opgesteld in de Nederlandse taal:

RECTIFICATIE
Beste bezoeker,
Hierbij delen wij u mede dat wij producten hebben verkocht die inbreuk maken op de auteurs- en modelrechten van EISER Amsterdam. De Rechtbank Den Haag heeft op [datum vonnis] geoordeeld dat onze “het merk” armbanden en riemen onrechtmatige navolgingen betroffen van de producten van EISER Amsterdam.
Verder informeren wij u dat wij ten onrechte onze sieraden (behalve drukkers) hebben aangeduid met het woord ““het merk””. EISER Amsterdam is de rechthebbende op het merk ““het merk”” (behalve voor drukkers).
Hoogachtend,
Gedaagde International
Voor wat betreft de websites opgesteld in een buitenlandse taal:
RECTIFICATION
Dear visitor,
We inform you that we have sold products that infringe the copyrights and design rights of EISER Amsterdam. On [datum vonnis], the District Court of The Hague decided that our “het merk”s bracelets and belts form an unlawful imitation of the products of EISER Amsterdam.
Further, we inform you that we have unjustifiably called our jewelry (except the buttons) ““het merk””. EISER Amsterdam is in fact the owner the trade mark ““HET MERK”” (except for buttons).
Yours sincerely,
Gedaagde International

6.9.
veroordeelt Gedaagde tot vergoeding van alle als gevolg van de modelrecht-, auteursrecht- en merkinbreuk door Eiser geleden schade nader op te maken bij staat, en/of naar keuze van Eiser, tot betaling aan Eiser van de door Gedaagde daarmee genoten winst;
6.10.
verklaart nietig de Benelux merkinschrijving “HET MERK” met nummer 0911873;
6.11.
beveelt Gedaagde binnen 10 werkdagen nadat de beslissing onder 6.10 in kracht van gewijsde is gegaan de Benelux merkinschrijving met nummer 0911873 te laten doorhalen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom;
6.12.
veroordeelt Gedaagde tot betaling van een dwangsom ter hoogte van € 5.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag als gehele gerekend, dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd heeft gehandeld met een van de in 6.1 tot en met 6.8 en 6.11 gegeven bevelen, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,-;
6.13.
veroordeelt Gedaagde in de kosten van de procedure, aan de zijde van Eiser tot op heden begroot op € 23.307,76;
6.14.
verklaart dit vonnis, met uitzondering van het bepaalde in 6.10, uitvoerbaar bij voorraad;
6.15.
wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie
6.16.
verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vordering tot nietigverklaring dan wel vervallenverklaring van de internationale merkregistratie voor het woordmerk “HET MERK”, geregistreerd op 28 juni 2012 onder nummer 1142072, voor zover dit gelding heeft in Noorwegen, Zweden, Turkije, Australië en de Verenigde Staten van Amerika;
6.17.
verklaart vervallen het Beneluxwoordmerk “HET MERK” ingeschreven op 7 maart 2014 onder nummer 1239138, het Beneluxwoordmerk “HET MERK” ingeschreven op 26 maart 2013 onder nummer 0935137, het Gemeenschapswoordmerk “HET MERK” ingeschreven op 22 augustus 2013 onder nummer 011681525 en de internationale merkregistratie voor het woordmerk “HET MERK”, geregistreerd op 28 juni 2012 onder nummer 1142072, voor zover geldig voor de Europese Unie, ieder van deze merken uitsluitend voor de waar “drukknopen”.
6.18.
beveelt Eiser om binnen 10 werkdagen nadat de beslissing onder 6.17 in kracht van gewijsde is gegaan de inschrijving van de in 6.17 vermelde merken te laten doorhalen voor wat betreft de waar “drukknopen” bij OHIM respectievelijk het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom;
6.19.
compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;
6.20.
verklaart dit vonnis voor wat betreft het bepaalde in 6.18 uitvoerbaar bij voorraad;
6.21.
wijst het meer of anders gevorderde af.

noten

(…)
5 Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.
6 Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, inwerkingtreding: 9-7-2013, zie artikel 76: inwerkingtreding 1 maart 2002 laatstelijk gewijzigd op 18 juni 2013, PB EU 2013, L 167. Deze verordening is van toepassing nu de dagvaarding in deze procedure is uitgebracht vóór 10 januari 2015.
7 HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, Pepsico v. Grupo Promer, r.o. 53.
8 Hoge Raad, 31 mei 2013, ecli?LJN BZ1983 (Apple/Samsung).
9 HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, Pepsico v. Grupo Promer, r.o. 55.
10 O.m. HR 30 mei 2008 ECLI:NL:HR:BC2153 (Endstra), HR 22 februari 2013 ECLI:NL:HR:2013: BY1529 (Stokke/H3) en HR 19 september 2014 ECLI:NL:HR:2014: 2737 (Rubik’s Cube).
11 HvJEU 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465, Infopaq I.
12 HvJEG 11 juni 2009 C-529/07, IEPT 20090611 (Lindt & Sprüngli/Frans Hauswirth).
13 Google Adwords is een betaalde dienst waarbij de deelnemer door één of meerdere zoekwoorden te selecteren, in geval van overeenstemming tussen dit woord en het woord dat de internetgebruiker in de zoekopdracht in de zoekmachine heeft gebruikt, een advertentielink naar zijn website kan laten verschijnen.
14 Een metatag is een veld met informatie over de internetpagina dat opgenomen is in de zogenaamde broncode. Voor een bezoeker van de pagina is die tekst niet zichtbaar. Opname van een term in een metatag heeft tot gevolg dat de betreffende internetpagina relatief hoog staat in de lijst met natuurlijke zoekresultaten die verschijnt als de betreffende term wordt ingevoerd in een internetzoekmachine.
15 HvJEU, 23 maart 2010, C-236/08 en C-238/08, Google v. France en HvJEU 11 september 2011, C 323/09, ECLI:EU:C: 2011:604 (Interflora).
16 HvJEG 17 maart 2005, IER 2005, 51 (Gillette/LA).
17 EVEX II-Verdrag van 30 oktober 2007, Pb 2007, L339.
18 Hof Den Haag, 16 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4644 (Quilate v. Foralways), r.o. 3.
19 Richtlijn 2008/95/EG van het Europese Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, inwerkingtreding: 28-11-2008, PB EU 2008, L 299/25.
20 HvJEU, 6 maart 2014, C-409/12 (Backaldrin v Pfahnl).

Gevonden zoektermen
Auteursrechten Auteursrecht Merkenrecht Merkenrecht (Benelux en Gemeenschap), inbreuk, adword, metatag, verwording tot soortnaam en depot te kwader trouw.

Deel dit verhaal:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op